作者：Paolo Beconcini

　　目前，在華的外國投資者越來(lái)越關(guān)注中國急劇增加的實(shí)用新型專(zhuān)利注冊量，因為在這些實(shí)用新型專(zhuān)利中，含有本該屬于西方公司的現有技術(shù)，某些甚至僅僅是在特定技術(shù)領(lǐng)域內的公知常識。由于中國執法體系的缺陷，中國公司向國外投資者提出的與這些實(shí)用新型專(zhuān)利有關(guān)的侵權訴訟可能會(huì )增加。而在一個(gè)發(fā)展中的政治化的司法體系中，中國公司可能會(huì )成功地利用這些訴訟，并使之變成一種有價(jià)值的、甚至不公平的競爭工具。

　　施耐德案可能會(huì )驗證人們的這種擔憂(yōu)。在正泰集團有限公司訴法國施耐德電器中國子公司專(zhuān)利侵權案中，訴訟依據是斷路器的一項實(shí)用新型專(zhuān)利，而這一專(zhuān)利早已由法國施耐德公司在中國獲得。外國投資者已經(jīng)注意到，在類(lèi)似的案例中，中國司法體系由于無(wú)法脫離政治和當地經(jīng)濟的影響，根本不可能向他們提供充分的保護。

　　德國機械設備制造業(yè)聯(lián)合會(huì )（Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau）分別于2008年1月2日和2008年1月3日與《德國金融時(shí)報》（Financial Times Deutschland）和德語(yǔ)雜志《明鏡周刊》（Der Spiegel）進(jìn)行了兩次訪(fǎng)談，并在訪(fǎng)談中表達了他們的困惑。該聯(lián)合會(huì )法律顧問(wèn)將施耐德案作為中國企業(yè)行事不公正，中國司法體系無(wú)法充分保護外國投資者的例子。因此，該聯(lián)合會(huì )向其成員建議，將他們的發(fā)明鎖起來(lái)要比在中國申請專(zhuān)利更安全，這樣可以使他們避免被復制的風(fēng)險，以及由此導致的侵權罪名。即使不對德國機械設備制造業(yè)聯(lián)合會(huì )的立場(chǎng)作出評論，施耐德案也引起了在華外國投資者的焦慮�？磥�(lái)，這一案件引發(fā)的趨勢與中國政府官員關(guān)于推動(dòng)和促進(jìn)中國知識產(chǎn)權執法現代化的聲明是背道而馳的，而且也違反了世界貿易組織（WTO）在1994年《與貿易有關(guān)的知識產(chǎn)權協(xié)議》（TRIPS協(xié)議）中規定的知識產(chǎn)權實(shí)施原則，盡管中國也是TRIPS協(xié)議的成員國。

　　因此，我認為從一個(gè)在華的外國知識產(chǎn)權從業(yè)者的角度，對施耐德案判決引發(fā)的問(wèn)題做出評論非常重要。

　　二、對溫州中院判決中爭議事項的分析

　　1. 新穎性標準與保護范圍

　　被告施耐德公司用現有技術(shù)抗辯，否認了正泰公司對其實(shí)用新型專(zhuān)利的侵權指控。施耐德公司宣稱(chēng)，被訴侵權的斷路器是根據其持有的一項中國專(zhuān)利而設計制造的，并且法國公司先于正泰公司申請了專(zhuān)利保護。溫州中院接受了施耐德公司實(shí)施在先專(zhuān)利申請的抗辯權。

　　為了驗證這一在先申請中的技術(shù)含量，溫州中院決定適用《專(zhuān)利審查指南》第二部分第三章中的第2.3條，這是關(guān)于中國專(zhuān)利局審查員對專(zhuān)利新穎性的判定標準。法院認為，由于權利要求書(shū)中并沒(méi)有任何書(shū)面說(shuō)明也未提及，所以在先專(zhuān)利的附圖不能構成確定專(zhuān)利內容的依據。因此，法院最終認為被控侵權產(chǎn)品中與正泰公司的實(shí)用新型相一致的某些特征，并未由在先專(zhuān)利公開(kāi)。這樣，法院又否決了被告以實(shí)施在先專(zhuān)利進(jìn)行抗辯的實(shí)體依據。

　　當國外相關(guān)人士讀到這部分判決時(shí)，都會(huì )懷疑法院是否采用了正確的標準。判決書(shū)給人的印象是：對于為何法院決定采用某一法規或衡量標準，而不是采用其它法規或衡量標準來(lái)進(jìn)行評價(jià)，并沒(méi)有作任何深入的解釋。尤其是，當注意到?jīng)]有任何條款規范如何確定與實(shí)施在專(zhuān)利抗辯相關(guān)的在先專(zhuān)利申請的內容時(shí)，法院就用上述《專(zhuān)利審查指南》中的標準來(lái)確定一項專(zhuān)利是否具有新穎性，而并不解釋為何作出這種選擇。關(guān)于這一點(diǎn)，首先我們注意到司法判決的“推理”（即法院對用以做出某一決定，而不是另一項決定的合理且合法的解釋過(guò)程進(jìn)行說(shuō)明），的確符合TRIPS協(xié)議第四十一條的要求。當中國加入此協(xié)議后，以及根據1986年的《中華人民共和國民法通則》第一百四十二條的規定，這一條款對中國的法官具有約束力。

　　法院判決認定在先專(zhuān)利的新穎性，而并不是確定其保護范圍，這一點(diǎn)使讀者感到震驚。顯然，法院早已決定不去理會(huì )中國法院在侵權案件中不得對專(zhuān)利進(jìn)行新穎性認定，而只得確定其保護范圍這一事實(shí)了。實(shí)際上，法院所作的關(guān)于并不存在可以確定在先專(zhuān)利申請中的技術(shù)內容的特定條款這一說(shuō)明，是沒(méi)有道理的。通過(guò)類(lèi)推解釋的適用，如果記住自身在審理專(zhuān)利侵權案件中的職能，法院就會(huì )發(fā)現，與由專(zhuān)利局進(jìn)行新穎性審查適用的規范相比，存在著(zhù)更合適本案的評估規范和標準。而且，我們還可以參照《專(zhuān)利法》中第五十六條關(guān)于確定專(zhuān)利保護范圍的規定。

　　事實(shí)上，如果溫州中院本身對中國專(zhuān)利侵權訴訟中實(shí)施在先專(zhuān)利抗辯的可容許性進(jìn)行法律推理，就會(huì )選擇確定保護范圍的標準，而不是對新穎性進(jìn)行認定。如果這樣，溫州中院就可以在過(guò)去幾年中國法院確定侵權訴訟專(zhuān)利保護范圍的大量案例中，找到一個(gè)指導性方針，而這一點(diǎn)也與北京高院在2001年9月29日公布的《專(zhuān)利侵權判定若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》）的精神相一致。我們注意到，本案中溫州中院將《意見(jiàn)》作為對法律的權威解釋?zhuān)�但它又未對使用《�?zhuān)利審查指南》第二部分第三章第2.3條，且不做任何“替換試驗”的原因做出解釋。就此，且不作溫州中院對此所適用法律適當與否的考慮，法院的“程序”顯得非常武斷，并給人留下了這樣的印象：適用法律的選擇是出于預先確定的考慮，而非以法律本質(zhì)為指導。很明顯，在確定施耐德公司在先專(zhuān)利申請的保護范圍時(shí)，根據《專(zhuān)利審查指南》的新穎性標準而非直接使用確定保護范圍的標準，無(wú)疑向法院提供了一件使被告提供的證據失效的工具。尤其是，《專(zhuān)利審查指南》中的第2.3 條幾乎沒(méi)有為專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)和附圖的解釋預留空間。

　　實(shí)際上，不能排除這種可能性，即如果選擇使用某些標準和相關(guān)的法律規范來(lái)確定在先專(zhuān)利申請的保護范圍，而不采用確定新穎性的標準和相關(guān)的法律規范，溫州中院就有可能對在先專(zhuān)利申請的保護范圍得出不同的結論。尤其是，根據北京高院的《意見(jiàn)》（所謂的“折衷解釋”原則）提供的確定專(zhuān)利保護范圍的標準——這一標準也是1973年《歐洲專(zhuān)利公約》中第六十九條的一項普遍原則，我們是可以通過(guò)技術(shù)專(zhuān)家的鑒定對在先專(zhuān)利附圖的相關(guān)性進(jìn)行評估的。

　　真正令人關(guān)注的事實(shí)是：溫州中院對在先專(zhuān)利的權利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)和附圖的評估中，完全根據的是自己的常識，而不是指定該領(lǐng)域專(zhuān)家作出的。不管在確定保護范圍上選用怎樣的鑒定方法，首要一點(diǎn)是應該由專(zhuān)業(yè)人士來(lái)做。在大多數法律體系中，這都是一條普遍認可的原則，包括歐盟和大多數歐洲國家（如德國、意大利和法國）。

　　如果事先采取這樣的程序，溫州中院所作的判決可能就會(huì )基于合理的事實(shí)，而不會(huì )像現在這樣任意武斷。

　　2．有效性確認的中止

　　還有一點(diǎn)值得注意：盡管正泰公司在并行的無(wú)效宣告請求程序中主動(dòng)限制其實(shí)用新型專(zhuān)利的保護范圍，而且宣告無(wú)效程序仍然懸而未決，但溫州中院仍然決定不中止該專(zhuān)利侵權案的審理，這一決定似乎與在中國及國外已普通認可的法律原則相沖突。而且，在正泰公司的實(shí)用新型專(zhuān)利的公開(kāi)范圍仍然不確定的情況下，這一不中止決定是違背相關(guān)司法經(jīng)濟和司法管理宗旨的。毫無(wú)疑問(wèn)，溫州中院的決定最終會(huì )導致在侵權訴訟和無(wú)效宣告請求程序中產(chǎn)生沖突和自相矛盾的判決。

　　在其他國家一樣，自愿對專(zhuān)利權利要求進(jìn)行限制必定會(huì )約束并行的侵權訴訟的判決（禁止反悔原則）。讓我們看一下其他的法律體系標準。本案中，我建議參照德國的體系，因為德國的知識產(chǎn)權法已深刻而強烈地影響了中國現代的知識產(chǎn)權法。而且，這兩種法律體系都將民事法庭與專(zhuān)利權法庭的權限分開(kāi)：前者單獨對專(zhuān)利侵權訴訟的判定負責；后者負責審理專(zhuān)利權無(wú)效訴訟。

　　根據德國專(zhuān)利法和司法實(shí)踐，無(wú)論是在專(zhuān)利法庭的無(wú)效程序中還是在專(zhuān)利局的特別 “限制程序”中，自愿限制專(zhuān)利權利要求都會(huì )追溯至專(zhuān)利的注冊日期產(chǎn)生效力。因此，自專(zhuān)利的原始注冊日起，它就會(huì )以一種有限的形式有效。專(zhuān)利所有人主動(dòng)限制專(zhuān)利權限會(huì )對法院判定相關(guān)侵權案件時(shí)產(chǎn)生影響，對于這一觀(guān)點(diǎn)，德國法律和案例法持有相同的意見(jiàn)，而這些相關(guān)的侵權案件必須在確定爭議專(zhuān)利的保護范圍時(shí)，要將這種限制考慮進(jìn)去。與中國一樣，德國在侵權訴訟案的判決中，對于是否因無(wú)效申請程序的訴訟而中止專(zhuān)利侵權案件這一問(wèn)題，法官是有自由裁量權的。當然，這種自由裁量也不是毫無(wú)根據、毫無(wú)目的的。在主動(dòng)要求對專(zhuān)利的公開(kāi)情況進(jìn)行限制，使得爭議專(zhuān)利的內容無(wú)法確定的情況下，如果法院依然裁定不中止審理，那么這個(gè)決定肯定有特定目的。然而，我們根本無(wú)法從判決書(shū)中獲知，到底是什么導致法院做出這樣的決定。

　　溫州中院并不滿(mǎn)足最高人民法院《關(guān)于審理專(zhuān)利糾紛案件適用法律問(wèn)題的若干規定》（2001年6月19日）第九條第（二）項中規定的不中止條件，使得在本案中，中止已經(jīng)是理由充分了。在這種情況下，法院仍然判決不中止，肯定是有特殊動(dòng)機的。事實(shí)上，這一標準指出，如果法官發(fā)現訴稱(chēng)的侵權產(chǎn)品的確使用了在先技術(shù)，或是模仿了在先專(zhuān)利，則中止就不是必須的�？紤]到法院做出了相反的判決，即訴稱(chēng)的被侵權產(chǎn)品沒(méi)有利用在先的技術(shù)或專(zhuān)利，而且正泰公司已經(jīng)對其專(zhuān)利的保護范圍進(jìn)行了限制，因而產(chǎn)生了內容的不確定性，那么顯而易見(jiàn)，中止審理就是必須的。法院應該對所有相反的結論進(jìn)行強有力的解釋?zhuān)�但事�?shí)并非如此。

　　3．賠償數額的確定

　　本案判決的賠償數額令人震驚，而且，從未發(fā)生過(guò)中國侵權者須向外國索賠人支付類(lèi)似數額賠償的案例。另外，在賠償數額的確定方面，據我們所知，在西方國家的公司作原告的案例中，中國法院很少授權對中國侵權者的賬本進(jìn)行審計。即使法院無(wú)法拒絕對這類(lèi)賬本進(jìn)行證據保全的要求，還是會(huì )“具體情況具體分析”。比如，對先進(jìn)保證金動(dòng)機不明的過(guò)高要求是很難實(shí)現的，那么自然也會(huì )使外國起訴人失去執行法院命令的動(dòng)力。

　　三、結論

　　施耐德案的結論引起了社會(huì )的普遍關(guān)注。它暴露出法院的判決缺少適當的起草過(guò)程，而且對于由法律、事實(shí)和證據所作的重要決定，幾乎不做任何解釋或推理。這給大家的印象就是，判決充滿(mǎn)了不確定性。

　　今后，如果西方國家的公司再撞上中國企業(yè)設置的侵略性注冊的實(shí)用新型專(zhuān)利這一“浮雷”的情況，就不會(huì )感到吃驚了。這是必然的趨勢，施耐德案開(kāi)創(chuàng )了人們爭相效仿的先例。

　　當然，中國知識產(chǎn)權執法帶來(lái)的并不全是負面信號。除施耐德案外，大量西方原告的勝利表明，在中國成功地行使知識產(chǎn)權是有可能的。

　　因此，現在建議國外的知識產(chǎn)權所有人停止在中國注冊知識產(chǎn)權，還為時(shí)尚早。不在中國注冊專(zhuān)利，會(huì )使國外的投資者放棄在中國進(jìn)行積極的許可經(jīng)營(yíng)的策略。而且，應該考慮到正是由于其注冊了專(zhuān)利和在上一級法院的積極應訴，施耐德公司仍然有可能贏(yíng)得這場(chǎng)訴訟。如果施奈德沒(méi)有注冊中國專(zhuān)利，這一可能性將低得多。